Bundesgerichtshof beendet Geschäftsmodell, mit Patentanwaltskosten bei einfachen Markenrechtsabmahnungen doppelt zu verdienen

Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzungen sind teuer, da – losgelöst von dem tatsächlichen Wert des Unterlassungsbegehrens – in der Regel von deutschen Gerichten ein Streitwert von nicht weniger als 50.000,- EUR festgesetzt wird, weshalb  bei einer berechtigten Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung Abmahnkosten in Höhe von 1.379,80 EUR zu ersetzen sind.

Obwohl 1.379,80 EUR nach meiner Ansicht ein recht einträgliches  und sehr angenehmes Salär für das Aussprechen einer vierseitigen Abmahnung ohne größere rechtliche Schwierigkeiten  darstellen (jeder Kollege, der schon mal einen langwierigen Rechtsstreit mit einem Streitwert von 550,- EUR geführt hat, wird mir zustimmen), beweist die Praxis, dass es offenbar immer noch ein wenig mehr sein kann.

Neben dem Hochtreiben des Streitwerts auf abenteuerliche 200.000,- EUR für eine einfachste (zumeist irrtümliche) Markenverletzung, hatten findige Anwaltskooperationen die Idee, selbst bei einfachsten Sachverhalten einen Patentanwalt für das Aussprechen der Abmahnung hinzuzuziehen. Ob der Patentanwalt tatsächlich irgendetwas getan hat – insbesondere etwas was der bereits beauftragte Rechtsanwalt nicht selbst konnte – war sehr oft fraglich. Die Hinzuziehung des Patentanwalts bewirkte, dass die Abmahnkosten sich nun plötzlich verdoppeln sollten, denn auch der Patentanwalt sollte genauso vergütet werden, wie der Rechtsanwalt selbst.

Die Begründung für die Forderung von Abmahnkosten für den hinzugezogenen Patentanwalt wurde in einer analogen Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG gesucht, wonach von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer gerichtlichen Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten sind. Die Regelung gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG sieht insbesondere keine Prüfung einer Erforderlichkeit der Mitwirkung vor.

Umstritten war, ob die Regelung des § 140 Abs.3 MarkenG analog auch auf die vorgerichtliche Abmahnung Anwendung finden könne, also ob insbesondere die Frage der Erforderlichkeit außen vor zu bleiben habe. Während dies u.a. durch das KG Berlin und das OLG Karlsruhe bejaht wurde, verneinte neben dem OLG Düsseldorf das OLG Frankfurt eine generelle Pflicht zur Erstattung der Abmahnkosten des Patentanwalts gemäß § 140 Abs.3 MarkenG analog.

Diese Entscheidung des OLG Frankfurt (Urteil vom 12.11.2009, Az.: 6 U 130/09) hat der Bundesgerichtshof – nachdem der hinzugezogene Patentanwalt Revision eingelegt hatte – nunmehr bestätigt (Urteil vom 24.02.2011 – Az.: I ZR 181/09). Der BGH führt aus:

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

[…]

Bei Kennzeichenstreitsachen geht es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Pa-tentanwalt einzuschalten. In Kennzeichenstreitsachen wird es vielmehr oft ent-behrlich sein, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Es gibt zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sach-kunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten. Insbesondere wird ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen (vgl. LG Mannheim, Urteil vom 24. März 2009 – 2 O 62/09, juris Rn. 34; Fezer/Hirsch aaO Rn. 85; Tyra, WRP 2007, 1059, 1063; Günther/Pfaff, WRP 2010, 708, 710).

Dieser Beurteilung des BGH ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir begrüßen die klare Stellungnahme, da die bisherige Rechtsprechung der Gerichte u.a.  in Berlin und Karlsruhe (verbunden mit dem sog. “fliegenden Gerichtsstand”) der unbotmäßigen und schlicht unnötigen Kostenbelastung  Tür und Tor öffnete.

Begrüßenswert wäre es zudem, würde auch der Gesetzgeber reagieren und den § 140 Abs.3 MarkenG um einen Erforderlichkeitsvorbehalt ergänzen, da nach meiner Ansicht in einem Markenverletzungsverfahren kaum ein Grund denkbar ist, weshalb es der Hinzuziehung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalts bedarf. Die Entscheidung des BGH im Volltext finden Sie hier.

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Autor: Dirk Polishuk